一、前言：勿待荆棘满庭君始知

市场未动，商标先行。企业的市场拓展纵使能遍及全球，也可能顷刻间毁于一枚“不起眼”的商标。商标是信誉的载体，具有区别商品或服务出处的作用。通常商标申请是品牌建设，乃至企业创立的第一步，但许多企业由于急需抢占市场份额或缺乏IP意识等原因，往往先使用，后申请。

殊不知，这一倾注企业多年信誉的商标可能早已侵犯了他人的注册商标，等申请时才发现，想象中的“坦途”已然“荆棘密布”，无数在先商标横亘其间。更棘手的是，在先商标权利人可能早已蛰伏多时，只待该企业申请IPO或融资扩张的关键节点出手狙击，起诉侵权，以获取最大收益。

例如：2012年2月，美职篮著名运动员迈克尔?乔丹向中国法院起诉“乔丹体育”涉嫌侵犯其姓名权，同时宣告乔丹体育商标无效，乔丹体育公司为此IPO进程受到严重影响。2017年8月，西子智能公司2016年提交注册申请的“XIPARK”“世泊”等商标，截至招股书签署日仍处于注册审查阶段，而申请注册商标为公司主营业务商标，影响到公司IPO进程。

作为律师，我们当然建议企业在正式开始使用商标前，先完成检索、申请注册等一系列布局工作。许多企业找到我们寻求解决方案时，其核心商标可能已经使用了一段时间并在初次申请注册时被驳回/不予注册。

企业核心商标注册失败的原因诸多，本文主要讨论以下两种情况：

一类是国家知识产权局商标局（简称“商标局”）在初步审定过程中发现相同或类似商品/服务上在先注册的近似商标而驳回；第二类是商标申请通过了商标局初审，但在公告过程中被在先商标权利人提出异议，进而被商标局决定不予注册。

上述两类情况均可在收到驳回通知书/不予注册决定书后申请复审，对复审结果不服还可再提起行政诉讼，此为程序内常规救济，自不待言。

如果申请人最终被驳回/不予注册，亦未在法定期限内申请复审/起诉，是否意味着除了放弃使用该商标外别无办法？本文就结合实务经验，探讨企业核心商标初次申请注册因存在在先近似商标被驳回/不予注册的应对之策，以飨读者。

二、初次申请注册失败后的应对之策

（一）与在先权利人协商达成商标共存协议

可尝试与初次申请程序中的引证商标权利人协商，以达成战略合作或支付一定费用为条件与其签署商标共存协议。即双方达成允许申请人商标在一定的范围内使用和注册，保证不干扰对方的商业经营、造成市场混淆的一致约定。取得共存协议后，重新申请获准注册的成功率将大幅提升。

关于商标共存协议：在商标授权程序中，如果足以导致混淆、误认，则商标不得注册，已经注册的应宣布无效。如果先后两个商标注册人本身并无关系，先后注册的两个商标在使用中足以导致消费者的混淆、误认，但在先商标注册人明确表示同意在后商标的注册，此时是否应允许在后商标获得注册，法院和商标评审委员会曾存在不同意见。从多年来的判例演化看，司法倾向于在在先商标注册人同意的情况下，允许本来构成近似的在后申请商标注册，且理由通常是因为在先商标注册人的同意或者有共存协议，在后申请注册商标即不再与在先商标构成近似商标。

（二）申请撤销/宣告无效引证商标

引证商标虽已经注册成功，但并不代表其权利就绝对稳定。如存在法定事由，可申请撤销/宣告无效引证商标，如引证商标权利已不复存在，再次申请获准注册的成功率将大幅提升。常见的撤销事由包括连续三年不使用（常见于为了商标布局注册的防御性商标或者商标投机者抢注的商标）、商标成为行业通用名称等。

（三）重新申请注册核心商标并尽可能穷尽救济程序

1.由于商标局需要审查的注册申请数量庞大，且商标近似审查存在主观因素，在前期程序中往往不会详尽考察申请注册商标的知名度、申请人的业内影响力等影响商标注册审核的重要因素，通常在复审程序，甚至行政诉讼程序中才有机会与审查部门或司法机构深入沟通，以增加获准注册的成功率。因此在相关成本可承受的基础上，我们通常建议企业在重新申请注册过程中穷尽救济程序。

2.商标获准注册的成功率与商标和商标申请人的业内知名度强相关。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条规定了商标近似的各项认定规则，即（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。建议在第二次申请时委托专业服务机构提交更充分、全面的证明材料证明显著性和知名度。

时移势易，申请人的规模与行业影响力通常较第一次申请时亦已有显著提升，核心商标使用的时间跨度、地域范围等通常均有显著变化，上述变化均对争取核心商标的注册起到关键作用。

（四）使用未注册的核心商标存在较高侵权风险，建议使用规避方案

在企业核心商标获准注册前，因已在申请过程中被商标局认定为与在先商标近似，因此申请人使用核心商标存在相当高的侵权风险，建议申请人先采用规避方案。在最大化降低侵权风险的基础上，使用与核心商标差异较小的商标，保持原有品牌辨识度。

三、结语

商标布局之道一如围棋对弈之道，开局时的落子可以闲庭信步，收官时布局的精妙之处显现。前期商标检索或注册的经济成本相对较低，等到企业发展壮大乃至上市时，前期布局的价值显现。反之，如若布局不慎，待到收官时（商标已长期使用）再想力挽狂澜，其难度不亚于“玲珑棋局”了。

勿待荆棘满庭君始知。